文/北京市集佳律師事務(wù)所上海分所 陳紹娟

　　非批發(fā)模式的品牌商的正品除了通過自營、特許經(jīng)營、經(jīng)銷等銷售模式對(duì)外銷售外，還有一些正品在流向市場(chǎng)后可能被各種方式進(jìn)行轉(zhuǎn)售，例如品牌商比較頭疼的“串貨”問題、舊貨翻新問題、“不二家糖果”案中出現(xiàn)的分裝銷售，到最近熱議的網(wǎng)友擬購買某奢侈品牌手鏈后拆分成幾十個(gè)項(xiàng)鏈吊墜售賣的情形。因商標(biāo)權(quán)權(quán)利用盡原則，注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人無法阻止正品售出后的進(jìn)一步銷售，但我們注意到在司法實(shí)踐中仍有不少品牌方起訴正品轉(zhuǎn)售方獲得勝訴的案例，即便轉(zhuǎn)售方進(jìn)行了指示性使用抗辯。

　　商標(biāo)指示性使用抗辯是商標(biāo)不侵權(quán)抗辯的一種，在指示性使用的場(chǎng)景下，轉(zhuǎn)售方雖然形式上使用了與注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人的商標(biāo)相同的標(biāo)識(shí)，但其使用目的是為了指示該商品來源于注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人。但我們?cè)诖硐嚓P(guān)案件的時(shí)候也注意到，在正品轉(zhuǎn)售過程中轉(zhuǎn)售方對(duì)正品商標(biāo)使用的邊界仍存在模糊地帶，指示性使用抗辯的構(gòu)成要件并不統(tǒng)一。

　　一、“ZARA”案與歐盟的指示性使用制度

　　2024年4月10日，西班牙最高法院對(duì)Industria de Dise?o Textil SA (以下簡稱“Inditex公司”，旗下?lián)碛衂ARA品牌)訴Buongiorno Myalert SA（以下簡稱“Buongiorno公司”）一案作出的終審判決推翻了馬德里第二商業(yè)法院和馬德里上訴法院的判決，認(rèn)定Buongiorno公司構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

　　該案的基本案情是：Buongiorno公司是一家通過互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)電話網(wǎng)絡(luò)提供信息服務(wù)的公司，其推出了一項(xiàng)名為“Club Blinko”的短信多媒體內(nèi)容訂閱服務(wù)推廣活動(dòng)。該活動(dòng)通過在網(wǎng)頁、Facebook及Hotmai1上嵌入帶有ZARA標(biāo)識(shí)的橫幅廣告，引導(dǎo)用戶訪問特定網(wǎng)頁，在Facebook和Hotmai1上提供參與抽獎(jiǎng)的機(jī)會(huì)，獎(jiǎng)品為價(jià)值1000歐元的ZARA禮品卡。廣告內(nèi)容如下：“Blinko俱樂部，立即訂閱并參與這場(chǎng)精彩抽獎(jiǎng)活動(dòng)，贏取1000歐元現(xiàn)金。我想這樣花掉它：1000歐元ZARA禮品卡。請(qǐng)?zhí)峁┠氖謾C(jī)號(hào)碼以便領(lǐng)取禮品卡。”點(diǎn)擊橫福后顯示的頁面上，ZARA標(biāo)志始終以醒目方式呈現(xiàn)，并被框在矩形內(nèi)。

　　2013年7月，Inditex公司就Buongiorno在上述廣告活動(dòng)中使用ZARA標(biāo)識(shí)的行為提起商標(biāo)侵權(quán)訴訟，依據(jù)包括西班牙《商標(biāo)法》第34.2.b)條(因存在混淆風(fēng)險(xiǎn))及第34.2.c)條(因利用商標(biāo)聲譽(yù)并損害其知名性)，作為補(bǔ)充主張同時(shí)提起不正當(dāng)競(jìng)爭。Buongiorno辯稱不是作為商標(biāo)使用，而是指向抽獎(jiǎng)獲勝者提供的禮物之一，屬于指示性使用。一審法院雖然認(rèn)為不構(gòu)成指示性使用，但同時(shí)認(rèn)為本案未滿足侵權(quán)的構(gòu)成要件，既沒有導(dǎo)致混淆，也沒有導(dǎo)致原告商標(biāo)聲譽(yù)受損，因此駁回了Inditex公司的訴訟。在一審和上訴被駁回后，Inditex公司上訴到西班牙最高法院。

　　因歐盟現(xiàn)行的第2015/2436號(hào)指令對(duì)原有第一指令89/104以及第2008/95號(hào)指令有關(guān)“商標(biāo)效力的限制”的條款進(jìn)行了修訂，現(xiàn)行指令不僅適用于為表明產(chǎn)品或服務(wù)用途(如配件或備件)而使用商標(biāo)的情形，還涵蓋為“將產(chǎn)品或服務(wù)標(biāo)識(shí)為該商標(biāo)所有者所屬或指涉該商標(biāo)所有者”而使用商標(biāo)的情形。西班牙最高法院對(duì)此的疑問是后者是否可視為前項(xiàng)規(guī)定中的隱含內(nèi)容，因此中止審理，提請(qǐng)歐盟法院就指令轉(zhuǎn)化為國內(nèi)法過程中的解釋問題進(jìn)行初步裁決。

　　第一指令89/104以及第2008/95號(hào)指令

　　第6條 商標(biāo)效力的限制

　　1.商標(biāo)所有人無權(quán)禁止第三方在貿(mào)易過程中使用，

　　（c）需要表明產(chǎn)品或服務(wù)預(yù)期用途的商標(biāo)，特別是作為配件或備件；

　　只要該使用符合工商業(yè)中的誠實(shí)慣例。

　　第2015/2436號(hào)指令

　　第14條 商標(biāo)效力的限制

　　1.商標(biāo)所有人無權(quán)禁止第三方在貿(mào)易過程中使用，

　　（c）以識(shí)別或指示商標(biāo)所有人商品或服務(wù)為目的而使用該商標(biāo)，尤其在該使用是為表明產(chǎn)品或服務(wù)的預(yù)期用途（特別是作為配件或備件）所必需時(shí)。

　　2.第1款僅適用于第三方在工業(yè)或商業(yè)事務(wù)中按照誠實(shí)慣例使用的情況。

　　2018年12月21日，西班牙對(duì)本國的《商標(biāo)法》第37條進(jìn)行了修訂，以轉(zhuǎn)化第2015/2436號(hào)指令第14.1.c）條。

　　2024年1月11日，歐盟法院作出初步裁決，認(rèn)定2015/2436號(hào)指令相比2008/95號(hào)指令擴(kuò)大了商標(biāo)權(quán)人的限制范圍，并對(duì)提請(qǐng)問題答復(fù)如下：2008/95號(hào)指令第6.1.c)條的解釋為：只有當(dāng)?shù)谌皆谫Q(mào)易過程中使用商標(biāo)是出于說明其銷售的產(chǎn)品或提供的服務(wù)的預(yù)期用途所必需時(shí)，且該使用符合工商業(yè)誠實(shí)慣例，其為了識(shí)別或指示該商標(biāo)所有人的商品或服務(wù)而使用商標(biāo)的行為，方可被該條款所涵蓋。在初步裁決中援引了歐盟立法者的意圖進(jìn)行解釋，歐盟委員會(huì)旨在擴(kuò)大原有限制范圍的意圖已體現(xiàn)在《歐洲議會(huì)和歐盟理事會(huì)關(guān)于協(xié)調(diào)成員國商標(biāo)立法的指令提案》第25項(xiàng)考慮因素的措辭，該條款指出“商標(biāo)權(quán)人不應(yīng)阻止他人為其商品或服務(wù)進(jìn)行忠實(shí)、誠實(shí)的商標(biāo)使用，或以此進(jìn)行標(biāo)識(shí)”。

　　據(jù)此，西班牙最高法院生效判決認(rèn)定被告的使用不符合第2008/2005指令第6.1.c)條以及西班牙商標(biāo)法第37條所規(guī)定的功能，因此指示性使用抗辯不能成立。判決認(rèn)為被告對(duì)ZARA商標(biāo)的使用構(gòu)成對(duì)“ZARA”商標(biāo)顯著性或知名度的不當(dāng)利用，被告在宣傳其服務(wù)時(shí)提及抽獎(jiǎng)獎(jiǎng)品之一為ZARA禮品卡，構(gòu)成對(duì)商標(biāo)形象或其所體現(xiàn)特征向被告宣傳產(chǎn)品進(jìn)行的非法（未經(jīng)許可）轉(zhuǎn)移。此舉實(shí)質(zhì)上是被告利用ZARA的知名度、吸引力、聲譽(yù)及品牌價(jià)值謀取利益。

　　二、我國有關(guān)指示性使用的規(guī)定

　　我國現(xiàn)行《商標(biāo)法》第五十九條第一款和第二款僅涉及描述性使用，并未將指示性使用明確列入。最高人民法院《關(guān)于充分發(fā)揮知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判職能作用推動(dòng)社會(huì)主義文化大發(fā)展大繁榮和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)自主協(xié)調(diào)發(fā)展若干問題的意見》第22條規(guī)定：“商標(biāo)侵權(quán)行為應(yīng)以在商業(yè)標(biāo)識(shí)意義上使用相同或者近似商標(biāo)為條件，被訴侵權(quán)人為描述或者說明其產(chǎn)品或者服務(wù)的特點(diǎn)而善意合理地使用相同或者近似標(biāo)識(shí)的，可以依法認(rèn)定為正當(dāng)使用。”上述條款將描述性使用和指示性使用排除出了“商業(yè)標(biāo)識(shí)意義上的使用”，并設(shè)定了“善意合理”的使用要求。

　　《北京市高級(jí)人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件若干問題的解答》第26條提出了正當(dāng)使用商標(biāo)標(biāo)識(shí)的構(gòu)成要件包括：（1）使用出于善意；（2）不是作為自己商品的商標(biāo)使用；（3）使用只是為了說明或者描述自己的商品。27條規(guī)定第（3）項(xiàng)規(guī)定了為說明來源等在必要范圍內(nèi)使用他人注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)，可構(gòu)成正當(dāng)使用。

　　《中華人民共和國商標(biāo)法（修訂草案）》（以下簡稱“商標(biāo)法修訂草案”）第七十條第三款將指示性使用明確列入正當(dāng)使用的范疇，但構(gòu)成要件仍不清晰，例如“僅為”是否意味著使用應(yīng)具有必要性和善意，不能超出合理范疇，將“容易導(dǎo)致混淆”的情況排除是否意味著在構(gòu)成指示性使用的情況下也存在侵權(quán)可能性。

　　三、我國司法實(shí)踐中對(duì)指示性使用的認(rèn)定

　　正品轉(zhuǎn)售的被告進(jìn)行指示性使用抗辯能否成立，主要的疑難問題在于“善意合理”的判斷。目前我國司法實(shí)踐中主要以使用場(chǎng)景來考量是否屬于“善意合理”。

　　1、線下銷售渠道中的使用場(chǎng)景

　　線下銷售渠道中的使用場(chǎng)景主要包括店鋪門頭、招牌、柜臺(tái)/貨架、廣告等位置的使用。通過對(duì)案例的分析，我們發(fā)現(xiàn)如果在店鋪門頭和招牌上使用，法院基本都認(rèn)為超出了商標(biāo)合理使用或正當(dāng)使用的邊界，落入了商標(biāo)侵權(quán)范疇。

　　在“米其林”案中，廣東省高級(jí)人民法院(2014)粵高法民三終字第239號(hào)判決認(rèn)為：即便被告銷售的商品為正品，但也僅僅有權(quán)在與合法授權(quán)商品密切聯(lián)系、直接指示合法授權(quán)商品所在貨架的位置使用涉案商標(biāo)，現(xiàn)被告在其經(jīng)營店鋪正門的商業(yè)匾額上突出使用，易被誤認(rèn)為是經(jīng)米其林集團(tuán)總公司合法授權(quán)許可的、只銷售米其林輪胎商品的銷售商，并進(jìn)一步的對(duì)店內(nèi)銷售的其他商品的來源與米其林品牌之間產(chǎn)生混淆，或認(rèn)為二者之間存在特定聯(lián)系。

　　在“立邦漆”案中，安徽省高級(jí)人民法院（2015）皖民三終字第00074號(hào)判決認(rèn)為：商標(biāo)法上的合理使用是一種對(duì)商標(biāo)權(quán)的限制情形，其應(yīng)當(dāng)具備三個(gè)條件：一是非商標(biāo)性的使用，即其使用該商標(biāo)是為了描述其商品的特征而非指示其商品的來源；二是公平善良使用，即不得不正當(dāng)?shù)乩盟松虡?biāo)所代表的商譽(yù)；三是僅僅為了描述自己的商品或服務(wù)，即使用他人商標(biāo)不是作為商標(biāo)使用，而僅僅是用來描述自己商品的特點(diǎn)。本案被告在加盟經(jīng)銷協(xié)議到期后，未取得立邦公司繼續(xù)授權(quán)許可的情況下，仍然沿用立邦公司特約經(jīng)銷商的名義對(duì)外經(jīng)營，并在其經(jīng)營的油漆專賣店門頭匾額上突出使用立邦公司注冊(cè)的系列商標(biāo)和專賣授權(quán)號(hào)，使相關(guān)公眾誤認(rèn)為其仍然是立邦公司的加盟經(jīng)銷商，銷售的商品或服務(wù)的來源與立邦公司存在某種特殊關(guān)系，不屬于合理使用，侵犯了立邦公司的商標(biāo)專用權(quán)。

　　另，有判決認(rèn)為在落地柜臺(tái)上的使用超出了說明或者描述自己經(jīng)營的商品的必要范圍，構(gòu)成侵權(quán)（“AUPRES”案）；有判決認(rèn)為在商場(chǎng)的電梯、樓層介紹、宣傳冊(cè)中使用屬于向消費(fèi)者說明商品所必要，不構(gòu)成侵權(quán)（“芬迪案”）；有判決認(rèn)為在購物中心入口處的外墻廣告上、內(nèi)部的燈箱廣告使用包括但不限于“PRADA”文字商標(biāo)的多種奢侈品品牌商標(biāo)，其目的是為了讓消費(fèi)者看到廣告就會(huì)聯(lián)想到在百貨公司有包括“PRADA”在內(nèi)的多種世界知名品牌的商品銷售，不會(huì)讓消費(fèi)者產(chǎn)生該店鋪經(jīng)營者系普拉達(dá)公司的想法（“PRADA”案）。

　　2、線上銷售渠道中的使用

　　線上銷售渠道中的使用場(chǎng)景主要包括店鋪名稱、頭像、商品鏈接標(biāo)題、詳情頁等位置的使用。線上店鋪的名稱和頭像類似于線下店鋪的門頭和招牌，法院基本都認(rèn)為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。例如在“佳幫手”一案中，上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院（2022）滬73民終251號(hào)判決認(rèn)為：被告以“佳幫手新精選店”作為店鋪名稱并在上方標(biāo)注“Joybos+佳幫手”標(biāo)識(shí)，后又將店鋪名稱更改為“佳幫手”，兩次在店鋪名稱和店招中直接使用“佳幫手”，易使消費(fèi)者誤認(rèn)為涉案店鋪系由佳幫手公司經(jīng)營或者與“佳幫手”商標(biāo)權(quán)人存在一定的關(guān)聯(lián)關(guān)系，該種使用方式已經(jīng)超出合理使用范圍，不屬于正當(dāng)?shù)闹甘拘允褂茫蕵?gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

　　對(duì)于商品鏈接標(biāo)題中商標(biāo)的使用，由于是為了指明鏈接中銷售的商品是何品牌的商品，通常認(rèn)為構(gòu)成指示性使用。

　　難點(diǎn)在于商品詳情頁中對(duì)于品牌商標(biāo)單獨(dú)、突出的使用如何認(rèn)定。筆者傾向認(rèn)為這種使用不構(gòu)成正當(dāng)?shù)闹甘拘允褂茫蛉缦拢?/p>

　　（1）從使用的必要性來看：商品鏈接標(biāo)題中商標(biāo)的使用已經(jīng)足以指明商品的來源，在詳情頁中單獨(dú)、突出使用原告的注冊(cè)商標(biāo)，已經(jīng)超過了描述商品的品牌信息所必須的限度；

　　（2）從使用的正當(dāng)性來看：使用人之所以要在詳情頁突出使用原告的商標(biāo)，其實(shí)質(zhì)目的在于不正當(dāng)?shù)乩盟松虡?biāo)所代表的商譽(yù)。

　　從上述兩個(gè)維度考慮，在商品詳情頁中對(duì)于正品商標(biāo)單獨(dú)、突出的使用不符合正當(dāng)?shù)闹甘拘允褂谩吧埔夂侠怼钡臉?gòu)成要件，應(yīng)認(rèn)為指示性使用抗辯不能成立。上述使用方式如果結(jié)合“盜圖抄店”等行為一起看待，則客觀上容易使相關(guān)公眾誤認(rèn)為被告店鋪來源于原告，或與原告存在專賣或特許經(jīng)營等特定的商業(yè)關(guān)系，同樣具備混淆可能性，亦應(yīng)認(rèn)定構(gòu)成侵權(quán)。