文/北京市集佳律師事務(wù)所上海分所 席行本

　　一、引言

　　隨著中國(guó)企業(yè)對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)海外布局的不斷重視，在海外遭遇知識(shí)產(chǎn)權(quán)問(wèn)題的頻率也會(huì)隨之增加。假設(shè)中國(guó)企業(yè)已經(jīng)在美國(guó)進(jìn)行了商標(biāo)布局，則需要了解美國(guó)法院針對(duì)商標(biāo)侵權(quán)問(wèn)題的審裁思路，讓企業(yè)在海外商標(biāo)管理和保護(hù)工作能夠因地制宜。

　　作為判例法國(guó)家，美國(guó)在司法實(shí)踐中嚴(yán)格貫徹遵循先例（stare decisis）原則。在研究美國(guó)商標(biāo)侵權(quán)相關(guān)法律問(wèn)題時(shí)，雖然各州上訴法院的判例匯編的重要性不言而喻，但美國(guó)聯(lián)邦和各州立法機(jī)關(guān)頒行的大量制定法也需要深入研究。在商標(biāo)法領(lǐng)域，聯(lián)邦《蘭哈姆法》（Lanham Act）第43條（a）項(xiàng)就商標(biāo)侵權(quán)問(wèn)題進(jìn)行了直接規(guī)定：

　　任何人在商品或服務(wù)中，或者與商品有關(guān)的容器上，或者在商業(yè)中使用任何詞語(yǔ)、術(shù)語(yǔ)、名稱(chēng)、符號(hào)、裝置或其組合，或者任何虛假的產(chǎn)地標(biāo)示、虛假或誤導(dǎo)性的事實(shí)描述，或者虛假或誤導(dǎo)性的事實(shí)陳述，可能會(huì)引起混淆、造成錯(cuò)誤或誤導(dǎo)他人，使其誤認(rèn)為該人與他人有關(guān)聯(lián)、聯(lián)系或合作關(guān)系，或者誤認(rèn)為其商品、服務(wù)或商業(yè)活動(dòng)是由他人發(fā)起、贊助或批準(zhǔn)的，此類(lèi)主體應(yīng)當(dāng)對(duì)可能因該等混淆誤認(rèn)或欺騙行為受到損害的任何人承擔(dān)民事法律責(zé)任。【1】

　　以上可見(jiàn)，《蘭哈姆法》的規(guī)定較為抽象和概括，其中并沒(méi)有明確“引起混淆并造成消費(fèi)者誤認(rèn)”的具體標(biāo)準(zhǔn)，鑒于此，本文將通過(guò)美國(guó)第二巡回上訴法院的Louis Vuitton Malletier v. Dooney & Bourke【2】判例出發(fā)，分析美國(guó)法院在商標(biāo)侵權(quán)案件中是如何判斷混淆可能性，為中國(guó)企業(yè)在美國(guó)商標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管理提供初步框架。

　　該案有兩個(gè)爭(zhēng)議焦點(diǎn)，其一是商標(biāo)侵權(quán)，其二是商標(biāo)淡化(dilution)，鑒于重點(diǎn)考慮，本文僅討論商標(biāo)侵權(quán)這一問(wèn)題。

　　二、案情介紹

　　1.原告及其權(quán)利基礎(chǔ)：原告Louis Vuitton Malletier（下稱(chēng)“LV公司”）是一家法國(guó)公司，在美國(guó)制造和銷(xiāo)售多款手提包。LV公司最為出名的是其經(jīng)典的Toile Monogram商標(biāo)，該商標(biāo)由“LV”首字母與三種圖案交織在一起組成，并獲得美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局（USPTO）的核準(zhǔn)注冊(cè)。

　　LV公司在本案中的權(quán)利基礎(chǔ)是Toile Monogram Multicolore（下稱(chēng)“多彩標(biāo)志”），該標(biāo)志在Toile Monogram商標(biāo)基礎(chǔ)上進(jìn)行了色彩變化——LV公司將"LV"首字母和三種圖案以33種鮮艷的顏色印刷在白色或黑色背景上，受到廣泛關(guān)注。截止到2004年4月，LV公司在美國(guó)銷(xiāo)售了近70000個(gè)多彩標(biāo)志的手提包和配飾，創(chuàng)造了4000萬(wàn)美元的凈收入，但是LV公司的多彩標(biāo)志并不是注冊(cè)商標(biāo)。

　　2.被告基本情況：被告Dooney & Bourke（下稱(chēng)“D & B公司”）是一家美國(guó)公司，其最受歡迎的是印有“DB”首字母并與其他圖案的signature和Mini Signature手提包。D & B公司在2003年7月開(kāi)始生產(chǎn)其"It-Bag"系列，該系列手提包上印有相互交織的"DB"首字母。

　　下圖為原被告產(chǎn)品：

　　3.爭(zhēng)議及訴訟介紹：2004年4月19日，LV公司在紐約南區(qū)聯(lián)邦地方法院對(duì)D & B公司提起訴訟，主張D & B公司侵犯了商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)，其行為同時(shí)構(gòu)成聯(lián)邦法和紐約州法下的商標(biāo)淡化（Dilution）及構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。

　　4.LV公司起訴的動(dòng)因：從表面來(lái)看，LV公司起訴D & B公司，是為了打擊當(dāng)時(shí)猖獗的藝術(shù)設(shè)計(jì)剽竊現(xiàn)象，其在訴訟中主張商標(biāo)侵權(quán)，是因?yàn)槠湔J(rèn)為當(dāng)時(shí)的版權(quán)制度無(wú)法給予其多彩標(biāo)志充足的保護(hù)（inadequate to shield its new Monogram Multicolore mark【3】）。但LV公司希望通過(guò)這起訴訟，最終將商標(biāo)保護(hù)擴(kuò)展到設(shè)計(jì)和時(shí)尚行業(yè)領(lǐng)域的各類(lèi)藝術(shù)設(shè)計(jì)中。

　　5.訴訟進(jìn)程：

　　（1）一審：LV公司于2004年4月28日向D & B公司申請(qǐng)了預(yù)先禁令(preliminary injunction)。地方法院認(rèn)定Vuitton的多彩設(shè)計(jì)“是一種本質(zhì)上獨(dú)特的標(biāo)志，在市場(chǎng)上已經(jīng)具有第二含義，應(yīng)予以保護(hù)，但D & B公司的‘It-Bag’圖案與LV公司的多彩標(biāo)志之間不存在混淆的可能性。”因此，地方法院駁回了LV公司的預(yù)先禁令，LV公司不服該判決，向美國(guó)第二巡回上訴法院上訴。

　　（2）二審：第二巡回上訴法院駁回原告針對(duì)其商標(biāo)被淡化所提起的預(yù)先禁令，但撤銷(xiāo)了一審法院基于《蘭哈姆法》和紐約州法所作出的關(guān)于商標(biāo)侵權(quán)和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)索賠部分判決，并將該案發(fā)回重審。

　　三、第二巡回上訴法院的審理框架

　　在本案二審過(guò)程中，第二巡回上訴法院的商標(biāo)侵權(quán)審裁思路分為兩個(gè)層次。第一層是分析了原告未注冊(cè)的多彩標(biāo)志是否為法律所保護(hù)；第二層是商標(biāo)侵權(quán)判斷——著重分析被告的商標(biāo)是否會(huì)導(dǎo)致相關(guān)消費(fèi)者混淆，并指出一審法院的錯(cuò)誤，以下詳述。

　　（一）原告權(quán)利基礎(chǔ)分析

　　關(guān)于未注冊(cè)的多彩標(biāo)志的保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。概言之，《蘭哈姆法》案第2節(jié)中關(guān)于注冊(cè)商標(biāo)的一般原則大部分均是適用未注冊(cè)商標(biāo)的。

　　本案中，如多彩商標(biāo)需要獲得《蘭哈姆法》第43(a)條規(guī)定保護(hù)條件，該商標(biāo)必須具有足夠的“顯著性”，以區(qū)分注冊(cè)人的商品與其他商品。原告認(rèn)為涉案標(biāo)志多彩展示是其商標(biāo)設(shè)計(jì)的“重要組成部分”。對(duì)于該商標(biāo)，LV公司認(rèn)為“不能將顏色與商標(biāo)圖案割裂”（cannot dissect the color from the pattern），多彩商標(biāo)的顯著性在于顏色和LV公司經(jīng)典的商標(biāo)之間的協(xié)同效應(yīng)（The strength of the mark here is the synergy between the colors and the traditional Louis Vuitton trademarks）。

　　二審法院認(rèn)可了原告關(guān)于商標(biāo)顯著性的上述主張。第二巡回上訴法院認(rèn)為，由不同的形狀和字母組成的LV的多彩標(biāo)志（即將Toile Monogram注冊(cè)商標(biāo)與33種顏色進(jìn)行了結(jié)合）在手提包市場(chǎng)上是獨(dú)創(chuàng)的多彩商標(biāo)所依附的Toile Monogram商標(biāo)長(zhǎng)期以來(lái)一直是路易威登的著名標(biāo)志，具有內(nèi)在顯著性。

　　（二）被告的商標(biāo)是否會(huì)導(dǎo)致相關(guān)公眾混淆

　　1.Polaroid標(biāo)準(zhǔn)

　　在“Polaroid公司起訴Polarad電子公司案件”【4】中，美國(guó)聯(lián)邦第二巡回法院提出了判斷混淆可能性的相關(guān)因素，即著名的“Polaroid標(biāo)準(zhǔn)”。第一，在先商標(biāo)的顯著性程度和知名度(distinctiveness of the mark)；第二，原被告商標(biāo)的近似程度(the similarity of the two marks)；第三，雙方商品的類(lèi)似程度(the proximity of the goods)；第四，在先使用商標(biāo)者拓展業(yè)務(wù)至在后使用者領(lǐng)域的可能性(the likelihood of plaintiff's bridging the gap)；第五，消費(fèi)者是否實(shí)際產(chǎn)生了混淆的發(fā)生(actual confusion)；第六，被告在使用商標(biāo)時(shí)是否有惡意(bad faith)、被告產(chǎn)品的質(zhì)量和消費(fèi)者的專(zhuān)業(yè)水平(the quality of defendant's products, and the sophistication of the consumer)這三者之間的關(guān)系。

　　2.法院在本案中的具體判斷

　　一審法院認(rèn)為L(zhǎng)V公司和D & B公司的兩個(gè)標(biāo)志并不近似，因?yàn)樵媸褂谩癓V”字母縮寫(xiě)，而被告使用其注冊(cè)商標(biāo)的“DB”標(biāo)志。因此，消費(fèi)者無(wú)論近距離或遠(yuǎn)處在手提包上看到這些商標(biāo)時(shí)，都不太可能產(chǎn)生混淆。

　　二審法院將此案發(fā)回重審，并指出一審在審裁理由的主要錯(cuò)誤。在商標(biāo)近似判斷中，一審法院的錯(cuò)誤在于過(guò)分強(qiáng)調(diào)了商標(biāo)的并排比對(duì)（side-by-side comparison），而忽略了市場(chǎng)情況，進(jìn)而得出消費(fèi)者無(wú)論是近距離還是遠(yuǎn)距離看到印在手提包上的商標(biāo)都不太可能會(huì)混淆的結(jié)論。當(dāng)然，商標(biāo)近似是確定混淆可能性的關(guān)鍵因素，但在具體判斷商標(biāo)是否近似時(shí)，法院必須分析消費(fèi)者對(duì)該商標(biāo)的整體印象(overall impression on a consumer)，考慮到商標(biāo)展示的場(chǎng)景(context in which the marks are displayed )，以及可能導(dǎo)致潛在購(gòu)買(mǎi)者混淆的所有因素【5】。此外，當(dāng)原告主張售前和售后混淆，法庭應(yīng)當(dāng)仔細(xì)審查市場(chǎng)條件，以了解商標(biāo)之間的差異是否足夠令人印象深刻，以消除相關(guān)公眾在連續(xù)比較時(shí)所產(chǎn)生的混淆（whether the differences between the marks are "likely to be memorable enough to dispel confusion on serial viewing.）。

　　四、對(duì)本案的評(píng)析

　　關(guān)于Polaroid標(biāo)準(zhǔn)，王遷老師認(rèn)為，如果在先使用者的商標(biāo)顯著性越高，被告與原告商標(biāo)近似，二者所使用的商品或服務(wù)類(lèi)似，則被告構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的可能性越大【6】。

　　筆者認(rèn)同王遷老師的觀點(diǎn)。在判斷混淆可能性的過(guò)程中，需要全盤(pán)考慮Polaroid標(biāo)準(zhǔn)中每一個(gè)要素。正如二審法院將本案發(fā)回重審時(shí)指出的，地區(qū)法院在重審時(shí)應(yīng)牢記任何一個(gè)因素都不是決定性的，法院也不應(yīng)局限于只考慮這些因素。在進(jìn)行混淆判斷時(shí)，需要綜合考慮商標(biāo)的近似程度、商品或服務(wù)的類(lèi)似程度、消費(fèi)者混淆的傾向以及實(shí)際混淆誤認(rèn)情況。

　　以LV公司和D & B公司案為例，第一，LV公司的多彩商標(biāo)的顯著性較強(qiáng)，知名度較高；第二，原被告的商標(biāo)由于首字母區(qū)別較大，近似程度有限；第三，原被告雙方的商標(biāo)都使用在手提包上，屬于類(lèi)似商品；第四，關(guān)于消費(fèi)者的注意程度，二審法院并沒(méi)有提及。對(duì)此，筆者認(rèn)為，由于購(gòu)買(mǎi)相關(guān)奢侈品手提包的消費(fèi)者一般對(duì)品牌的注意程度較高，一般不太可能對(duì)印有各自商標(biāo)的原被告的手提包產(chǎn)生混淆。第五，LV公司在一審中提供的證據(jù)并不足以能夠證明被告使用商標(biāo)具有惡意。

　　鑒于此，筆者認(rèn)同本案的結(jié)論，如果過(guò)度側(cè)重于其中任何一個(gè)因素即認(rèn)定相關(guān)公眾會(huì)產(chǎn)生混淆，在沒(méi)有全面考慮Polaroid標(biāo)準(zhǔn)每一個(gè)要素的前提下，進(jìn)而直接認(rèn)定D & B公司構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，這顯然是不恰當(dāng)。

　　綜上，在美國(guó)商標(biāo)侵權(quán)案件中，商標(biāo)的近似程度、商品或服務(wù)的類(lèi)似程度、消費(fèi)者混淆的傾向以及實(shí)際混淆誤認(rèn)等要素都是法院需要認(rèn)真對(duì)待和綜合評(píng)估的因素。只有在全面考量這些因素的基礎(chǔ)上，法院才能準(zhǔn)確就“混淆可能性”做出判斷，從而保護(hù)商標(biāo)權(quán)人的利益，促進(jìn)公平競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)秩序的維護(hù)。

　　【衍生討論——關(guān)于被告使用商標(biāo)具有惡意】

　　在我國(guó)的司法實(shí)踐中，可以用于證明被告主觀惡意的證據(jù)包括原告發(fā)出的律師函，用以證明被告知悉原告指控的侵權(quán)行為，知曉原告的商標(biāo)及其使用情況；此外，被告是否與原告同處于相同的行業(yè)、地區(qū)，或者是否是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或同一地區(qū)的知名商家，以及原告商標(biāo)的顯著性和知名度等都可以從側(cè)面來(lái)印證惡意的存在。

　　參考文獻(xiàn)

　　【1】15 U.S.C. § 1125 (Lanham Act § 43)

　　【2】 Louis Vuitton Malletier v. Dooney & Bourke, Inc., 454 F.3d 108(2d Cir. 2006)

　　【3】 Kal Raustiala & Christopher Sprigman, The Piracy Paradox." Innovation and Intellectual Property in Fashion Design, 92 VA. L. REV. 1687, 1689 (2006).

　　【4】 Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp., 287 F.2d 492, 495 (2d Cir. 1961)

　　【5】 Malletier v. Burlington Coat Factory Warehouse Corp., 2004 U.S. Dist. (S.D.N.Y. May 24, 2004),

　　【6】 參見(jiàn)王遷：《知識(shí)產(chǎn)權(quán)法教程》第七版，第619頁(yè)，中國(guó)人民大學(xué)出版社，2021年